Rifiuto della sentenza sommaria e sue conseguenze per le mozioni relative alle spese legali

di Dennis Crouch

Nel caso OneSubsea IP contro FMC Tech (Fed. Cir. 2023), la corte ha affermato il rifiuto del tribunale distrettuale di pagare le spese legali per l'imputato vincitore. Un aspetto fondamentale del caso è che il rifiuto del giudizio sommario funge da grande segnale lampante del fatto che il caso non è eccezionale.

L'OSS ha citato in giudizio FMC nel 2015 per violazione di rivendicazioni riscontrate in dieci diversi brevetti, tutti relativi al trattamento sottomarino di idrocarburi (petrolio e gas). Ciò include: l'aggiunta di prodotti chimici, la separazione dell'acqua e della sabbia dagli idrocarburi; aumento della pressione; ecc. I brevetti richiedevano un "gruppo deviatore di flusso" per "deviare i fluidi" da e verso un'area di lavorazione. Le parti hanno discusso sulla parola "deviare". Nell'ambito dell'invenzione, il tribunale distrettuale ha concluso che erano necessari due diversi potenziali percorsi di flusso e che il flusso del fluido doveva essere forzato a seguirne uno invece dell'altro. E semplicemente cambiare direzione non è un diversivo.

Il requisito dei due percorsi di flusso rappresentava un problema per il titolare del brevetto. La struttura accusata di FMC aveva solo un percorso di flusso che passava attraverso il processore, come mostrato nella figura seguente.

Il procedimento: il tribunale distrettuale ha emesso la sua affermazione nel 2016, ma invece di concedere rapidamente un giudizio sommario di non violazione, ha sospeso il caso in attesa dell'esito di parallele revisioni inter partes che mettevano in discussione la validità dei brevetti. Tali diritti di proprietà intellettuale hanno portato molte delle affermazioni a essere ritenute non valide come ovvie, con tale determinazione affermata dal Circuito Federale senza parere. Nel 2019, il tribunale distrettuale ha revocato la sospensione e il caso è passato al processo. Il tribunale distrettuale ha nuovamente rifiutato di emettere un giudizio sommario di non violazione. Secondo le trascrizioni, l'avvocato della FMC ha presentato 3.200 pagine di documenti che illustrano le differenze tra le rivendicazioni brevettate e i prodotti accusati. Il giudice Bennett (SDTex.) ha ritenuto che la profondità dei fatti fosse un po' eccessiva per un giudizio sommario. "E pensi davvero che sarò in grado di dare un giudizio sommario al riguardo?" chiese il giudice Bennett. Alla fine, il giudice Bennett ha escluso la testimonianza dell'esperto dell'OSS per aver applicato erroneamente la sua precedente affermazione e ha concesso il giudizio sommario di non violazione. L'OSS non ha impugnato il licenziamento.

Spese legali: dopo aver vinto nel merito, FMC si è mossa per le spese legali e i costi non imponibili. Il tribunale distrettuale ha negato tali costi, ritenendo che il caso non fosse eccezionale. In appello, il Circuito Federale ha affermato, non riscontrando alcun abuso di discrezionalità.

La Sezione 35 USC § 285 consente a un tribunale distrettuale di riconoscere ragionevoli spese legali alla parte prevalente; con l'avvertenza che può farlo solo "in casi eccezionali". Secondo le decisioni del 2014 di Octane Fitness e Highmark, l'analisi della Sezione 285 è flessibile e il tribunale distrettuale ha una discrezionalità sostanziale nel determinare se un caso particolare è "eccezionale" e se il trasferimento delle tariffe è appropriato. In questo caso, la corte ha osservato che un approccio basato sulla “totalità delle circostanze” dovrebbe essere adottato “caso per caso”. Il tribunale distrettuale può valutare se il caso costituisce un'anomalia rispetto ad altri in termini di "forza sostanziale della posizione litigante di una parte... o del modo irragionevole in cui il caso è stato discusso". Fitness ottano.

Poiché ai tribunali distrettuali viene data discrezionalità nel prendere queste decisioni, le decisioni ricevono deferenza in appello e vengono ribaltate solo sulla base di: (1) chiaro errore di giudizio, (2) chiaro errore nell'accertamento dei fatti, o (3) un errore materiale di legge. (Nota qui, l'errore di diritto viene rivisto de novo).

Giudici di deferenza e successori : In questo caso, il giudice Bennett è intervenuto nella causa proprio alla fine del caso, sostituendo il giudice Atlas che è passato allo status di senior. In appello, la FMC ha sostenuto che non si doveva dare alcuna deferenza alla decisione del giudice Bennett perché egli non aveva "convissuto con il caso". Nel caso Highmark, la Corte Suprema ha fondato la sua decisione di dare deferenza alle decisioni dei tribunali distrettuali sul fatto che i tribunali distrettuali sono molto più coinvolti nelle erbacce del contenzioso e quindi meglio posizionati per giudicare comportamenti eccezionalmente cattivi. Poiché il giudice Bennett ha deciso il caso in forma scritta senza nemmeno un'udienza, FMC ha suggerito che la sua decisione non dovesse essere presa in considerazione. In appello, tuttavia, il Circuito Federale ha respinto tale analisi basandosi sulla giurisprudenza degli altri circuiti ritenendo costantemente che la deferenza sia data anche alle decisioni discrezionali dei giudici successori. "Il giudice successore riceve in appello lo stesso controllo deferente che avrebbe ricevuto il giudice originario." Scivolamento Op. Inoltre, "FMC aveva ampio preavviso che un giudice successore avrebbe deciso sulla sua mozione § 285 e non si è opposta".